Чем грозит продажа чужого товара под своей маркой?

Изготовление продукции под чужой торговой маркой

Газета «Частный предприниматель» № 24, 2018 г.

Предприниматель изготовляет консервированные овощи и поставляет их предприятию, имеющему свою торговую марку. При изготовлении на этикетки наносится товарный знак, принадлежащий предприятию. Должен ли предприниматель иметь разрешение предприятия на использование его товарного знака? Каким договором оформить данные взаимоотношения?

Прежде всего определимся, что считается использованием товарного знака.

В соответствии со ст. 16 Закона Украины от 15.12.93 г. № 3689-XII “Об охране прав на знаки для товаров и услуг” (далее – Закон № 3689) владельцу свидетельства на торговую марку (товарный знак) принадлежит право использовать знак.

Использованием знака считается:

– нанесение его на любой товар, для которого знак зарегистрирован; упаковку, в которой содержится такой товар; вывеску, связанную с ним; этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет; хранение такого товара с указанным нанесением знака в целях предложения для продажи; предложение его для продажи; продажа, импорт (ввоз) и экспорт (вывоз);

– применение его во время предложения и предоставления любой услуги, для которой знак зарегистрирован;

– применение его в деловой документации или рекламе и в сети Интернет.

В соответствии с п. 8 ст. 16 Закона № 3689 владелец свидетельства имеет право дать любому лицу разрешение (выдать лицензию) на использование знака на основании лицензионного договора.

При этом лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров и услуг, произведенных или предоставленных по лицензионному договору, не будет ниже качества товаров и услуг владельца свидетельства и последний будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

Разрешение выдается в случае, если другой субъект будет продавать или изготовлять и продавать от своего имени товары (продукцию) с чужим торговым знаком.

В данном случае не происходит использования предпринимателем товарного знака предприятия, поскольку продукция лишь изготовляется, но не продается от имени предпринимателя. Поэтому разрешение владельца торговой марки не требуется.

Использование товарного знака предполагает продажу продукции, на которую он нанесен, и получение дохода.

Предприниматель по заказу предприятия изготовляет продукцию и маркирует ее товарным знаком, принадлежащим предприятию. Делает он это не по своему желанию, а по заказу предприятия. То есть фактически выполняет работы, в которые входит изготовление, упаковка и маркировка товара таким образом, как оговорено с предприятием.

Предприниматель самостоятельно другим покупателям изготовленную продукцию не продает и не получает дохода от реализации. Он лишь поставляет изготовленную продукцию заказчику (предприятию).

Оформить данные отношения можно путем заключения договора поставки. Это будет смешанный договор. Поскольку предприниматель поставляет не чужую (закупленную) продукцию, а изготовленную своими силами, договор между ним и предприятием может сочетать условия двух договоров – изготовления на заказ и поставки.

По договору поставки поставщик обязуется передавать в установленные сроки (указанные в договоре или спецификации) товар (продукцию) в собственность покупателя для использования его в предпринимательской деятельности.

По данному договору предприятие, являющееся владельцем торговой марки, заказывает предпринимателю изготовление и поставку партий продукции и возлагает на поставщика обязанность осуществлять маркировку данной продукции своим товарным знаком.

Предприниматель лишь изготовляет продукцию для предприятия, которое платит за изготовление, а продает и получает доход от ее продажи предприятие-заказчик. Это довольно распространенная ситуация, когда продукцию под тем или иным брендом производят разные поставщики.

В данном случае речь идет не о праве предпринимателя использовать торговую марку, а о его обязанности осуществить маркировку продукции товарным знаком покупателя.

Данную обязанность прямо можно включить в договор поставки, написать примерно так: “Поставщик обязуется производить маркировку изготовленной продукции товарным знаком покупателя путем нанесения его на этикетку товара.

Факт маркировки не является использованием торговой марки покупателя”.

Ольга Шевцова

Источник: http://chp.com.ua/konsultacii/item/59644-izgotovlenie-produktsii-pod-chuzhoj-torgovoj-markoj

Как продать чужой продукт под своим именем?r

Продукт — это то, что производят на заводе; брэнд приобретает покупатель. Продукт может скопировать конкурент, а брэнд — уникален. Особенно это касается товарных брэндов. Ведь при равном качестве аналогичных товаров именно образ торговой марки играет решающую роль, когда покупатель делает выбор.

О том, как с помощью брэнда можно создать продукт, не имея собственного производства, и успешно прогнозировать его продажи, рассказывает генеральный директор компании «Си-Айс» Николай Мищенко.

Справка «К».

Компания «Си-Айс» занимается оптовыми продажами пищевых продуктов на территории России, имеет собственные розничные сети на Камчатке и Сахалине и опыт создания товарных брэндов.

«Мы делаем из продукта товар с собственным брэндом»

— Какой продукт был представлен под вашей первой торговой маркой?

— Начинали с собственного производства пельменей и полуфабрикатов. Для них создали свою первую товарную марку. Ставка была сделана на ДВ регион — конкурентов в нем практически не было, и марка отлично продавалась.

К сожалению, недостаток производственного опыта сказался на качестве нашего товара. Всё-таки для начинающих предпринимателей наладить своё производство — очень сложная задача. Не сумев восстановить качественный уровень продукта, решили продать производство.

Его купила более опытная и мощная фирма, которая успешно работает и сегодня.

— Марку постигла та же участь?

— Нет, брэнд не был зарегистрирован, и «репутация» его уже была испорчена низким качеством товара. Да, «имя» мы загубили, но зато поняли: продавать товар под собственной маркой гораздо выгоднее, чем под чужой.

Это позволяет не зависеть от производителя. Поэтому нашли схему, дающую возможность иметь свою марку, не создавая производства.

Стали искать «свободных» производителей, которые не загружены на 100%, брать их продукт и делать из него товар с собственным брэндом.

Сложнее всего найти честного партнера, который не экспериментирует с качеством товара. Ведь это основной критерий, влияющий на выбор покупателя.

Мы нашли производителя, в котором совершенно уверены, так как уже имели дело с его продукцией. Тогда и решили создать собственный брэнд — «Эники Бэники».

Начали с производства пельменей, котлет, блинчиков, а сегодня это уже полная линейка полуфабрикатов.

—Производственникам выгодна такая схема работы?

— Конечно. Мы постоянно приобретаем большие объёмы товара, с гарантией. Им только надо удерживать достойное качество. Да и расходов на создание и «раскрутку» брэнда производители не несут.

«Сегодня мы знаем, в каком объёме будет продана каждая товарная позиция в тот или иной месяц»

— «Эники Бэники» успешная марка?

— Да. И хотя из-за сильной конкуренции марка не занимает лидирующего положения на питерском рынке, на Камчатке и Сахалине, там, где у нас есть собственные розничные сети и прямая доставка товара в чужие магазины, мы на коне. Для этого пришлось пройти путь от вывода марки на рынок до стабильных прогнозируемых продаж.

Сегодня мы знаем, в каком объёме будет продана каждая товарная позиция в тот или иной месяц. Это основа нашего бизнеса. Кроме того, благодаря высоким продажам можем предлагать производителю делать товар по нашей рецептуре — это уже маркетинг. Т.е. возможность заказывать товар под покупателя, прогнозировать спрос.

— Вы говорите о разных аспектах управления продажами с помощью марки? Расскажите об этом подробнее.

— Продавая чужую марку, ты полностью зависишь от производителя. Представьте, что вы дистрибутор известной, «раскрученной» марки. Даже если вы — лидер продаж в своём регионе, всё равно есть и другие продавцы.

И только производитель решает, кому и сколько товара отпустить. Бывает, что даже во время затишья продаж товара всем не хватает, и дистрибуторы теряют заработок, на который рассчитывали.

Другими словами, четко планировать доходы не получается.

Больше того, производитель в любой момент может отказать дистрибутору в поставках выгодного товара или кардинально изменить условия сотрудничества.

А продавец к тому времени уже приложил максимум усилий, чтобы «раскрутить» товар, создать сеть по его продаже. Ради чего? Ведь для того, чтобы постоянно держать марку в продаже, нужны немалые вложения.

Я знаю торговые организации, которые разорились только из-за того, что их бизнес полностью зависел от производителя.

Есть ещё один важный момент — если ты продаёшь чужую марку, ты не можешь влиять на её ценообразование. Производитель диктует свои условия продажи.

Если же марка твоя, ты можешь гибко работать с ценой, меняя её в зависимости от состояния рынка. Собственная марка гарантирует самостоятельность, а это самое главное.

Тем более вложения в создание собственной марки несоизмеримо меньше, чем вложения в создание собственного производства.

«Если все пакеты в морозильнике зелёно-оранжевые, значит, наш пакет должен быть синим»

— С чего начинается рождение брэнда? Например, недавно созданная вами марка для замороженных овощей «Планета Витаминов» созревала в несколько этапов?

— С помощью марки мы управляем продажами. Поэтому подход должен быть основательным — товар хорошего качества, товарная марка интересная, упаковка хорошего дизайна. Конечно, приходится учиться — анализировать каждый конкурентный продукт, присутствующий на рынке, сравнивать их между собой. Все это мы делали самостоятельно.

Собственные сети дают возможность устанавливать прямой контакт с потребителем и быстро реагировать на все изменения спроса. Даже запустив марку в продажу, мы можем отслеживать, как она «приживается», что-то корректировать и в схеме продаж, и в самой концепции брэнда.

— Кстати, о концепции: каковы составляющие вашего брэнда?

— Имя марки— «Планета Витаминов»; концепция — здоровый продукт, сохранивший при заморозке все полезные вещества; слоган — «Сила жизни!».

Вторым этапом стала разработка упаковки, ее дизайна. Проанализировали практически всё, что может сегодня предложить российский рынок. Но наша упаковка кардинально отличается от всего, что есть на этом рынке. Начиная с цветовой гаммы и заканчивая принципом размещения информации на упаковке. Это принципиально.

«Планета Витаминов» должна выделяться. Если все пакеты в морозильнике зелёно-оранжевые, значит, наш пакет должен быть синим. Если все размещают марку в углу пакета, не обращая внимания на то, что края пакета перекрыты «соседями», значит, мы будем размещать её посередине пакета, там, где она наиболее заметна.

Кроме того, сразу учли требования к печати и формату упаковки.

— Для работы над марками вы приглашали брэнд-агентства?

— Да. Для «Эники Бэники» — питерское, для «Планеты Витаминов» — местное. В Санкт-Петербурге объявляли тендер, здесь действовали по-другому— изучали каждое отдельно. Конечно, агентства очень сильно помогают, но главную работу — принятие решений — на всех этапах я делаю сам. Решения я принимаю отчасти интуитивно, отчасти исходя из здравого смысла и целесообразности.

— Как оцениваете результат работы по созданию марок?

— Мы торгуем маркой «Планета Витаминов» около полугода. Конечно, пока рано серьёзно подводить итоги. Но, кажется, с маркой мы угадали, где-то интуитивно, где-то рассчитали. Например, в Южно-Сахалинске за три-четыре месяца рынок был полностью заполнен нашими овощами, и сейчас продажи стабильно растут.

Единственная оценка результата работы марки — прибыль, которую она приносит в конечном итоге. Но надо помнить несколько моментов: марка не всегда окупается быстро.

Кроме того, маркой надо постоянно заниматься, поддерживать рекламными кампаниями и, главное, не экспериментировать с качеством! Ведь часто бывает так: брэнд успешно выходит на рынок, становится лидером продаж, а потом теряет в качестве и постепенно «умирает».

Сейчас мы заканчиваем разработку ещё одной товарной марки, тоже кардинально отличающейся от конкурентов, но подробно рассказать о ней я смогу только тогда, когда товар с этой маркой появится в продаже.

ЛИКБЕЗ

Торговый брэнд, или марка (мы используем эти понятия как синонимы), — это брэнд продавца или места продажи. Товарный брэнд — это брэнд товара. Например, «Коркунов» (название производителя) — это торговый брэнд, а «Портобелло» (название конфет) — товарный.

Есть ещё понятие «товарный знак» — это юридический термин, используемый для регистрации любых брэндов — торговых и товарных, а также любой части брэнда— имени, знака, логотипа. Знак — это фирменная картинка, а логотип — фирменная надпись.

Кроме знака и логотипа брэнд может иметь под-брэнд, то есть надпись с дополнительной информацией, например «сеть магазинов». Как правило, под-брэнд не регистрируется и поэтому может меняться.

Разница между понятиями «продукт», «товар» и «брэнд». Эти понятия — части одной системы. Товар — это внешняя оболочка системы, а продукт — её сердцевина. Товар — совокупность внешних признаков: упаковка, брэнд, фасовка, а продукт — просто сырьё для товара.

Например, молоко — это продукт, а «Милко» или «Домик в деревне» — товар. Брэнд — это часть товара, название на упаковке. Но не только.

Брэнд — это целый комплекс, качество обслуживания, место продажи, то есть всё, что в итоге формирует отношение покупателей к товару.

Подготовила Оксана ЦУПРИК, директор брэнд-агентства «СоАвторы».

Источник: https://konkurent.ru/article/3074

Использование чужого логотипа: правила и последствия

Пардус Лекс – юридическая компания

Из этой статьи вы узнаете:

• В каких случаях нельзя использовать чужой логотип
• Когда использование чужого логотипа допускается
• Что грозит за незаконное использование чужого логотипа

В современных рыночных отношениях конкуренцию товаров практически вытеснила конкуренция товарных знаков. Покупателю приходится выбирать нужный товар из огромной массы аналогичной продукции, промаркированной разными логотипами.

В связи с этим производители, рекламируя изделия, делают акцент на своем товарном знаке.

Что необходимо учитывать, используя собственный логотип в различных рекламных материалах, и в каких случаях допускается использование чужого логотипа?

В каких случаях происходит использование чужого логотипа

В законе такого понятия, как логотип, не существует. Это слово используется в качестве обозначения товарного знака или сервиса обслуживания. Товарный знак в виде надписи или изображения предназначен для индивидуализации конкретного продукта среди множества других и определения производителя и продавца.

Довольно часто производители и покупатели применяют следующие понятия: торговая марка, логотип, бренд, торговый знак. Все эти термины нередко используются в качестве синонимов. Однако только товарный знак охраняется законом. Ущемление прав владельца товарного знака ведет к неприятным последствиям для нарушителя.

В статье № 1482 Гражданского кодекса РФ перечислены основные виды товарных знаков:

• словесные (в том числе слоганы);
• изобразительные (картинки, элементы графики, монограммы и т. д.);
• комбинированные (включающие в себя изобразительные и словесные составляющие);
• объемные (например, форма товара – бутылки).

Законом допускается применение звуковых и обонятельных товарных знаков.

Роль товарного знака при современном уровне развития бизнеса неуклонно растет вверх. Благодаря известности и узнаваемости логотипа покупатели выбирают товары того или иного производителя.

Однако не каждое обозначение, которым маркируется продукт, считается товарным знаком. Прежде всего, оно должно отвечать критерию охраноспособности. В нашей стране маркировка товара охраняется как товарный знак в случаях, когда:

• осуществлена государственная регистрация в Роспатенте,
• предоставлена охрана в рамках международной системы регистрации товарных знаков.

Регистрация подтверждает исключительное право владельца и предоставляет возможность практически неограниченно использовать этот товарный знак. Из числа пользователей знака исключаются все другие лица.

Согласно п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ владелец товарный знак может использовать любым законным способом:

• на самих товарах, этикетках и упаковках;
• при выполнении работ (оказании услуг);
• в документации, оформляемой при введении товара в товарооборот;
• в Интернете (в т. ч. в качестве доменного имени);
• в предложениях о продаже или оказании услуг, в объявлениях, на вывесках и в различных рекламных материалах.

Использование чужого логотипа не допускается:

• на этикетках, упаковках и самих товарах, ввозимых в Россию;
• на товарах, продаваемых на ярмарке;
• на экспонатах выставок;
• при оказании услуг;
• на документах, оформляемых при введении в товарооборот;
• в рекламных материалах;
• на вывесках;
• в объявлениях;
• в сети Интернет, в доменных именах;

Запрещается не только использование чужого логотипа, но и логотипа, похожего на зарегистрированный товарный знак.

Чтобы суд признал факт нарушения прав законных владельцев логотипа, не требуется фактического смешения – достаточно наличия его угрозы и сходства. Правообладатели для определения сходства проводят опросы общественного мнения, заказывают экспертизы и получают заключения специалистов-оценщиков.

Однако зачастую суды критически относятся к таким документам. Ведь стороны предлагают к рассмотрению в суде прямо противоположные оценки, полученные у лояльно настроенных экспертов. Поэтому в подобных судебных разбирательствах назначается независимая судебная экспертиза, результат которой ложится в основу решения суда.

Когда допустимо использование чужого логотипа

Как и любую другую собственность, логотип можно продать (уступить права). Продажа производится по договору о передаче исключительных прав (договор купли-продажи). Этот договор также называется договором уступки или отчуждения.

Помимо полной передачи прав можно оформить использование чужого логотипа на определенных условиях. При этом составляется договор коммерческой концессии или лицензионный договор.

Договор отчуждения, коммерческой концессии и лицензионный подлежат обязательной государственной регистрации в патентном ведомстве. Действие договора коммерческой концессии и лицензионного ограничивается сроком правовой защиты товарного знака.

Кроме того, логотип можно передать в залог (договор залога). Этот вариант дает возможность привлечь заемные средства для развития бизнеса. Не следует забывать, что договор залога также подлежит обязательной государственной регистрации в Федеральном институте промышленной собственности.

Поскольку целью логотипа является обозначение товара, то его можно использовать в информационных материалах – общих статьях или описывающих конкретные товары и услуги.

При этом законодательство разрешает использование чужого логотипа на своем сайте, рекламирующем аналогичные товары и услуги. Однако здесь действует очень важное определение «однородность до степени смешения».

Если имеется вероятность, что покупатель может перепутать эти товары, то использование чужого логотипа считается неправомочным.

Допускается использование чужого логотипа без разрешения его владельца, если компания является партнером или клиентом. Однако в этом случае товарный знак должен размещаться в отдельном разделе наряду с другими партнерами или клиентами.

Законодательством разрешено использование чужого логотипа организациями, осуществляющими сервисный ремонт техники.

Само собой разумеется, что между сервисной организацией и компанией-производителем составляется соответствующий договор и производитель не должен самостоятельно ремонтировать или проводить техобслуживание техники.

В тех случаях, когда товар введен в оборот самим производителем (или с его согласия), наличие договора не является обязательным условием.

Допускается использование чужого логотипа с целью продажи товара (в обычном или интернет-магазине). Однако продавец должен убедиться в том, что товар был введен в товарооборот самим производителем. Иногда выяснить это бывает довольно сложно, легче обратиться за соответствующей информацией напрямую к производителю.

Использование чужого логотипа в рекламе

Нередко возникает необходимость использования чужого логотипа в собственной рекламе.

Например, дилеры с целью продвижения продукта, маркированного чужим товарным знаком, размещают рекламное сообщение о продаже в своих торговых сетях.

Или, к примеру, компании на своих вывесках помещают логотипы производителей той продукции, в отношении которой оказывают услуги (это особенно актуально для сервисных организаций).

Если в дилерских соглашениях отсутствуют договоры или иные разрешительные документы, то это создает опасность, что владелец товарного знака заявит о нарушении своих прав или антимонопольная служба сочтет недостоверной рекламу с использованием чужого логотипа. Однако это не означает, что нельзя использовать товарные знаки других компаний в деятельности своей компании. Такое возможно при условии соблюдения двух правил:

• Реклама должна быть достоверной.

Реклама, содержащая не соответствующие действительности сведения об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации компании или товара, считается недостоверной (п. 7 ч. 3 ст. 5 Закона № 38-ФЗ).

Рекламные материалы с использованием чужого логотипа не должны содержать никаких ссылок (ни прямых ни косвенных) на то, что эти товарные знаки принадлежат рекламодателю. Иначе говоря, у покупателя не должно создаться впечатления, что в рекламе указаны логотипы той фирмы, чья деятельность рекламируется. Кроме того, в рекламе желательно указать правообладателя использованных логотипов.

• Использование чужого логотипа должно осуществляться только в отношении товаров, законно введенных в гражданский оборот на территории России.

Согласно ст. 1487 Гражданского кодекса РФ использование чужого логотипа не является нарушением исключительного права на товарный знак в отношении тех товаров, которые были введены в товарооборот с согласия или непосредственно их производителем.

Соблюдение этих условий сводит на нет вероятность неприятных последствий от размещения рекламы с использованием чужого логотипа.

Чем грозит незаконное использование чужого логотипа

Правообладатель товарного знака, обнаружив в продаже товары, маркированные его собственным (или похожим) логотипом, вправе пресечь подобные неправомерные действия конкурентов следующими способами:

1. Подать жалобу в антимонопольную службу.

После проверки обстоятельств антимонопольная служба выдает предписание на устранение нарушений. В случае невыполнения указаний антимонопольная служба инициирует принудительное исполнение и приведение товаров в должный вид.

1. Обратиться в судебные инстанции.

В суде правообладатель логотипа может выбирать: потребовать возмещения понесенных убытков (при этом истец должен доказать размер ущерба и его связь с действиями ответчика) или компенсации.

Законом установлены следующие размеры компенсаций за использование чужого логотипа:

• от 10 000 до 5 млн. рублей;
• двойная стоимость товаров, маркированных чужим логотипом;
• двойная стоимость использования логотипа.

В первом варианте интервал между размерами компенсаций весьма ощутимый. Поэтому суд в каждом конкретном случае рассматривает все обстоятельства дела, принимая во внимание:

• Срок использования чужого логотипа.
• Наличие вины ответчика.
• Допускались ли ранее подобные нарушения.
• Возможные убытки, понесенные истцом.
• Иные обстоятельства дела.

Владелец товарного знака имеет право потребовать опубликования принятого решения суда, для подтверждения нарушенных прав. Кроме того, конфисковать товары, убрать значки логотипа с вывесок нарушителя, запретить использование доменного имени и т. д.

Изъятие товаров, маркированных чужими логотипами, проводится за счет средств ответчика.

Однако товар, представляющий серьезный интерес для общества (например, лекарства), не уничтожается. Законом предусматривается удаление с него логотипа и возвращение в оборот.

Важно! В случае повторения неправомочного использования чужого логотипа прокурор вправе инициировать принудительную ликвидацию компании-нарушителя.

К нарушителям, использующим чужие логотипы без заключения соответствующих договоров с правообладателем, применяются внушительные штрафные санкции:

• За использование чужого логотипа – с граждан взимается штраф от 5 до 10 тыс. рублей, с должностных лиц 10-50 тыс. рублей, с компаний от 50 до 200 тыс. рублей.
• За производство и сбыт товара с чужим логотипом: гражданам вменяется оплата двойной стоимости товаров, должностным лицам – тройной (минимальная сумма – 50 000 рублей), компаниям – пятикратной стоимости товаров (но не менее 100 тыс. рублей).

В любом из этих случаев конфискуется товар и оборудование, на котором он производился.

Основным фактором в подобных судебных разбирательствах считается вина нарушителя. Если она не доказана, то ответчик не может быть привлечен к ответственности.

Например, компания по ошибке получила контрафакт вместо задержанного на таможне товара, соответствующего подписанному контракту.

Суд выносит решение, что эта компания в силу отсутствия вины не должна отвечать за использование чужого логотипа.

Если оценка последствий от неправомочного использования чужого логотипа, превышает сумму 250 000 рублей, возбуждается уголовное дело (ст. 180 Уголовного кодекса РФ).

Получить консультацию

Нажимая кнопку “Отправить” я соглашаюсь с условиями и положениями обработки Персональных данных

Источник: http://pardus-lex.ru/blog/ispolzovanie-chuzhogo-logotipa/